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◇ 지식재산권 분쟁의 발생
기업과 상담을 하게 되면, 제일 먼저 특허 등을 출원하는 목적이 무엇인지를 물어본다. 당연히 개발한 제품을 보호하겠다는 기업도 있고, 기업의 기술력을 대외적으로 나타내기 위해 특허를 출원하는 기업도 있다. 상담은 기업의 목적에 맞게 특허 또는 상표 등의 지식재산권을 제안하고 계약을 하는 것으로 끝이 난다.
상담을 하다보면, 많은 기업들은 이미 특허권 또는 상표권의 효력을 이미 인지하고 있다. 즉, 특허법이나 상표법 등에서는 등록권자가 그 권리를 독점하는 것으로 규정하고 있다. 이와 같은 특허권 등의 효력을 이해하는 기업은, 자사 제품 또는 서비스 등을 독점하여 자사의 기술을 보호할 수 있다고 생각하면서 지식재산권을 출원하고 있다.
아쉽게도 기업의 인식이나 생각이 잘못되지 않았지만, 기업의 의도와 같이 특허 등의 지식재산권으로 모든 것을 보호할 수 없다. 이러한 이유는 크게 두가지로 볼 수 있다.
첫째, 특허 등의 지식재산권을 출원할 때, 논의되었던 도면, 명칭(상표) 등이 제품 또는 서비스가 실제로 완성되었을 때와 차이가 있는 경우이다.
둘째, 등록된 지식재산권이라도, 보호받을 수 ‘있는’ 것과 보호받을 수 ‘없는’ 것이 있다는 것을 기업은 인지해야 한다. 즉, 특허를 예를 들면, 예전부터 누구나 알고 있는 공지의 기술은 등록된 특허 청구항에 기재되어 있다고 하더라도 보호대상이 아니다. 상표로 예를 들면, 치킨, 해장국, 삼겹살 등을 보통명칭을 포함한 등록된 상표라 할지라도, 음식명칭과 같은 보통명칭은 누구나 사용할 수 있다.
그럼에도 기업이 특허 등의 지식재산권을 출원해야 하는 이유는, 특허 등의 지식재산권의 침해여부가 대부분 동종업계 또는 직접적인 경쟁사에서 발생하기 때문이다. 특허의 경우 대기업과 같이 고객이 한정적일수록, 또 대기업에 납품하는 제품이나 공법 등에 적용된 기술에 특허권이 어느 특정 기업이 보유하고 있을수록, 특허 등의 침해여부가 문제될 수밖에 없고, 상표의 경우 소비자에게 인기가 높거나 많은 소비자가 인식하고 있는 명칭일수록 상표분쟁이 발생될 확률이 높아질 수밖에 없다.
◇ 손해배상액에 대해
특허 등의 지식재산권을 보유한 기업은 특허심판원이나 특허법원에 심판 등을 제기하면서 많은 시간과 노력, 그리고 적지 않은 비용을 지불하면서, 제3 자와 특허 등의 지식재산권의 침해여부를 다투게 된다.
지식재산권을 보유하고 있는 기업은, 특허분쟁 등에서 이긴다면, 제3 자의 침해로 인한 피해 보상액 중 일부를 이 분쟁이 진행되면서 소요된 비용으로 대체하면 된다고 생각할 것이다.
그러나, 기업은 이러한 분쟁에서 이기더라도, 그 손해배상액이 크지 않을 수도 있다는 것을 인지해야 한다.
최근 특허법원의 판결(상표권 침해로 인한 손해배상을 청구한 사례(특허법원 2021나1633))에서는, 상표권자 A가 자사의 상표를 B사가 침해했다며 손해배상을 청구했다. 판결에 따르면, A사의 상표를 B사가 침해한 것이 맞다고 판결이 되었으니, 이제 A사는 상표법 침해로 인한 충분한 손해배상액으로 그동안 이 분쟁을 진행하면서 발생된 비용(변호사, 변리사 비용 등) 등도 충당할 것으로 기대했을 것이다.
그러나, 위 사건의 경우, A사가 각각의 등록상표에 의한 매출여부, 한계이익, 총매출의 감소추세, 등록상표의 매출 관계부분과 B사의 매출 중 상당 부분은 B사의 다른 영업표지에 축적된 신용 내지 그 영업상 수완에 기인, B사의 각 사용표장의 사용행위가 없었더라면 A사의 매출로 연결될 수 있었을 것으로 볼 만한 비율 등을 고려하여 손해액이 산정되었다.
또 다른 판결(특허법원 2021나1466)에서는, 상표침해는 맞으나, 권리자인 A사가 실제로 국내에선 사용하지 않아 B사에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다고 한 판례도 있다.
사견이지만, 위의 손해액이 구체적으로 판례에 기재되지 않았지만, 손해액 산정의 기준이 A사에게 분명 유리하지 않은 것을 고려할 때, A사의 기대와는 분명 달랐을 것이다.
◇ 결론
이는 비단 A사의 문제는 아니다. 우리나라의 지식재산권 손해배상액이 미국 등과 비교할 때 터무니없이 낮아 현실적이지 않다는 것은 많은 사람이 공감하고 있다. 그로 인해 징벌적손해배상 등의 제도가 지난 2019.07. 도입되었지만 그럼에도 불구하고, 여전히 손해배상액은 낮은 것이 현실이다.
상황이 이렇다면, 지식재산 분쟁의 목적을 한번은 생각해봐야 할 것이다. 즉, 지식재산권 분쟁이 제3 자의 사용을 금지시키는데 있는 것인지 또는 손해배상액에 있는 것 인지를 명확히 해야 할 것이다.
이러한 분쟁의 목적에 따라, 이 분쟁으로 인한 비용의 의미가 달라질 수 있다. 전자의 경우라면, 사용금지 목적 달성을 위해 당연히 사용된 비용으로 여겨질 것이다. 만약 후자의 경우라면, 지식재산권 뿐 아니라 등록된 권리로 인한 손해액까지 고려하는 신중한 접근이 필요하고, 실익이 없어 목적 달성이 안될 수도 있다는 것을 기업은 인지해야 할 것이다.
